如何認定發(fā)明實際解決的技術問題，審查指南有如下規(guī)定：“根據區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題”。因此，判斷發(fā)明實際解決的技術問題應當基于區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術效果而確定，該技術效果只要本領域的技術人員可以從說明書所記載的內容中能夠得知即可。筆者認為：技術效果的認定，應當站位本領域技術人員的角度，基于說明書中闡述的內容，正確把握發(fā)明構思，結合本領域技術人員對該領域公知常識的把握，預期該技術效果能夠實現(xiàn)，則該效果屬于“從申請說明書中所記載的內容能夠得知該技術效果”，可以作為確定發(fā)明實際解決的技術問題的依據，作為創(chuàng)造性答復的突破口。下面將結合具體案例，詳細闡述如何通過“發(fā)明實際解決的技術問題”為突破口進行創(chuàng)造性的答復。發(fā)明專利一種數字PCR芯片及其制備方法（以下簡稱本申請），其權利要求1-4要求保護數字PCR芯片，權利要求5-10要求保護該數字PCR芯片的制備方法，一通審查意見中，審查員用對比文件1-3（以下簡稱D1,D2,D3）結合評述了本申請的新穎性和創(chuàng)造性。一通答復過程中，將原權利要求5的方法權利要求修改為新的權利要求1，并增加了利用上述制備方法限定的產品權利要求。根據修改后的權利要求1，D2變?yōu)樽罱咏默F(xiàn)有技術，因此，本申請與D2的區(qū)別特征為：（1）芯片基片不同：本申請的芯片基層上鍵合高分子材料；（2）圖形陣形的方式不同。根據本申請說明書中對區(qū)別技術特征技術效果的記載“高分子材料由于其本身具有親水性、生物兼容性以及隔光等效果，避免了在加工完反應微孔后的二次加工修飾，降低了操作的復雜性及難易度”和“采用了密排孔的設計，一方面微孔間隙小于孔徑，另一方面微孔深寬比較小從而能夠保證反應試劑的高進孔率、減少空孔率，以免一旦發(fā)生熱循環(huán)反應氣體會將上層液體排出微孔，從而確保了PCR反應發(fā)生的效率”，申請人將本申請實際解決的技術問題認定為：提供一種加工操作簡單、PCR反應效率高的小型數字PCR芯片的制備方法，論述D1、D2和D3的結合不容易想到本申請的技術方案。審查員認為D1給出了將硅基層與高分子材料鍵合，而其對反應微孔所獲得的修飾效果是容易預期的，能夠避免對微孔的二次加工修飾，是材料本身特性所帶來的效果。二通答復，申請人對芯片基層上鍵合的高分子材料進行了限定，將其限定為復合后的聚甲基丙烯酸甲脂與聚對二甲苯，并將該限定后的高分子材料以及省略了對芯片表面和微孔內壁的PEG修飾步驟列為新的區(qū)別特征。根據本申請說明書記載的技術效果“其（指代高分子材料層）本身具有親水性、生物兼容性以及隔光等效果，避免了在加工完反應微孔后的二次加工修飾，降低了操作的復雜性及難易度”，將本申請實際解決的技術問題認定為：提供一種可代替二次加工修飾，操作簡便的小型數字PCR芯片的制備方法。重新論述D1、D2和D3的結合不容易想到本申請的技術方案。審查員以說明書沒有給出本申請高分子材料親水性好的實驗數據為由，認為無法得到本申請鍵合的高分子材料親水性更優(yōu)的效果，堅持認為高分子材料的選擇為常規(guī)技術手段。三通答復，申請人根據說明書的記載將“所述數字PCR 芯片為密排孔的微反應池數字PCR 芯片”的技術特征補入權利要求1中，并根據說明書的記載“采用刮液的方式注液，能夠一次性在兩萬多個陣列微反應池中有效注液”，將本申請實際解決的技術問題認定為：提供一種可有效注液的密排孔微反應池數字PCR 芯片的制備方法。本申請微反應池數字PCR 芯片采用的為密排孔的方式，微孔直徑小且孔間隙要小于微孔的距離。D2采用的與本申請類似的密排空的方式，微孔間隙要小于微孔的距離，且微孔直徑較小。因此，本申請與D2的數字PCR 芯片同為微反應池的數字PCR 芯片，其存在很難將液體均勻地進入到芯片上的矩陣微孔中的技術難題。而根據D1，其芯片微孔較大，且微孔間隙顯著大于微孔的距離，其微反應池不屬于密排孔，根本不存在本申請和D2的密排孔涉及到的“很難將液體均勻地進入到芯片上的矩陣微孔中的技術難題”。本申請正是發(fā)現(xiàn)了：聚甲基丙烯酸甲脂與聚對二甲苯復合的高分子材料，具有耐熱、穩(wěn)定性、親水性、生物兼容性等效果，通過在硬質硅膠層上鍵合該高分子材料，對芯片基層進行預處理，提高了芯片表面和微孔的親水性，采用刮液的方式注液，能夠一次性在兩萬多個矩陣微反應池中有效注液，解決了難將液體均勻地進入到密排孔芯片上的矩陣微孔中的技術難題。同時，相比D2，本申請解決問題的技術手段不同，且省略了芯片表面和微孔內部的PEG 二次修飾步驟，降低了操作的復雜性和難度，取得了有益的技術效果。三通答復打破了審查員認定的D1、D2和D3結合啟示的邏輯鏈，讓創(chuàng)造性論述的說理得到了審查員的認可。結論：本文從實踐的角度分析了在答復審查意見過程中，從對比文件不存在本申請實際要解決的技術問題的角度，闡述了如何利用“本申請實際解決的技術問題”來爭辯發(fā)明具備創(chuàng)造性，正確、客觀得確定發(fā)明實際解決的技術問題直接影響后續(xù)結合啟示的判斷，立足發(fā)明的技術方案，準確把握發(fā)明構思，是正確“提煉”發(fā)明實際解決的技術問題的關鍵。
