大家好，我是入職知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)（具體涉及一個(gè)名為精金石的大家庭！XD）的一位新人！入職以來(lái)，我跟隨了許多前輩和老師學(xué)習(xí)很多有關(guān)發(fā)明專利撰寫的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由于涉及內(nèi)容比較多，在學(xué)習(xí)和工作過(guò)程中也遇到了許許多多的困難、錯(cuò)誤與懷疑。

通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí)和工作積累，終于也能不再帶著懷疑和畏難去面對(duì)工作；經(jīng)過(guò)整理與反思，我發(fā)現(xiàn)工作中的許多困難源于本科和研究生中的一些思維習(xí)慣與專利撰寫并不一致，因此希望可以通過(guò)這次公眾號(hào)供稿的方式與同為新人的大家進(jìn)行交流學(xué)習(xí)，規(guī)避誤區(qū)；也歡迎各位老師批評(píng)指正。

接下來(lái)讓我們開始正題：

正如“學(xué)以致用”，我將從以“學(xué)”和“用”兩方面分享學(xué)習(xí)和撰寫兩方面的思維誤區(qū)。

在本文中主要論述有關(guān)學(xué)的目標(biāo)的內(nèi)容。

對(duì)于學(xué)的目標(biāo)，按照大學(xué)期間的習(xí)慣，那必然是先跟一波網(wǎng)課，再刷一大波練習(xí)題，目標(biāo)就是將所謂的“考點(diǎn)”和“高頻考題”弄得明明白白，最后去答完一張?jiān)嚲?。但是到了發(fā)明專利撰寫的角度，事情就變得不一樣了，目標(biāo)好像只是：將技術(shù)交底撰寫為一篇專利申請(qǐng)文本。

專利申請(qǐng)文本就像一個(gè)試卷，對(duì)包括權(quán)利要求書、說(shuō)明書等內(nèi)容撰寫的考察；再細(xì)分一點(diǎn)，包括對(duì)權(quán)利要求書中獨(dú)權(quán)、權(quán)利要求書中從權(quán)、說(shuō)明書發(fā)明名稱及說(shuō)明書技術(shù)領(lǐng)域等內(nèi)容撰寫的考察。

此時(shí)，按照學(xué)校學(xué)習(xí)期間的思路，結(jié)果必然是：學(xué)習(xí)權(quán)利要求書獨(dú)權(quán)的撰寫、學(xué)習(xí)權(quán)利要求書從權(quán)的撰寫并學(xué)習(xí)說(shuō)明書中一系列內(nèi)容的撰寫；這當(dāng)然是學(xué)習(xí)專利撰寫的必經(jīng)之路，但是在此基礎(chǔ)上如果沒(méi)有樹立學(xué)習(xí)目標(biāo)就很容易限入執(zhí)著于撰寫格式的誤區(qū)。

我認(rèn)為專利撰寫中最重要的學(xué)習(xí)目標(biāo)，就是建立以《專利法》法條為中心的思維。

雖然發(fā)明專利撰寫本身是圍繞著《專利法》展開的，但如何圍繞《專利法》學(xué)習(xí)撰寫卻并不簡(jiǎn)單，法條的設(shè)置思路與在學(xué)校學(xué)習(xí)大相徑庭，在學(xué)校中往往我們學(xué)習(xí)的是學(xué)習(xí)一個(gè)規(guī)則，如“+”的使用，我們可以在此規(guī)則下知道2+2的結(jié)果是4；而法條卻不一樣，其重視的更傾向于結(jié)果：即需要一個(gè)以4為結(jié)果的計(jì)算式，此時(shí)便不再拘泥于2+2，也可以2*2或是6-2等。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，學(xué)校中的思維是“過(guò)程確定，且結(jié)果確定”的，但法條中的思維是“結(jié)果確定，但過(guò)程不太確定”。

以眾所周知的《專利法》二十二條第三款為例：

創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。

有關(guān)上述創(chuàng)造性的內(nèi)容有多確定呢？確定到所有的授權(quán)文本都是滿足其要求的。

但是有關(guān)創(chuàng)造性認(rèn)定的過(guò)程有多么不確定呢？即便是經(jīng)驗(yàn)豐富的代理人老師有時(shí)也難以準(zhǔn)確的確定一個(gè)專利是否可以克服有關(guān)創(chuàng)造性的實(shí)質(zhì)問(wèn)題獲得授權(quán)；并且可以衍生出審查意見答復(fù)、復(fù)審及專利無(wú)效的相關(guān)工作；即便是在專利撰寫過(guò)程，專利的創(chuàng)造性的認(rèn)定也跟代理人與申請(qǐng)人和/或發(fā)明人的溝通、以及技術(shù)交底的理解和累計(jì)的工作經(jīng)驗(yàn)息息相關(guān)——可以說(shuō)是相當(dāng)不確定了。

專利新人在學(xué)校學(xué)習(xí)的“確定”思維向《專利法》中一些“不確定”思維的適應(yīng)中，就會(huì)出現(xiàn)形形色色的問(wèn)題，比如：

專利創(chuàng)造性如何確定？

如何有效的通過(guò)三步法初步確定交底的創(chuàng)造性？

如何通過(guò)最接近的現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容適應(yīng)性的撰寫文本和補(bǔ)充實(shí)施例提高創(chuàng)造性？

顯著的進(jìn)步和突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)與三步法的關(guān)系？

而以上四個(gè)問(wèn)題，從主觀和客觀的統(tǒng)一性（即根據(jù)個(gè)人學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)確定的問(wèn)題答案可以與大多數(shù)行業(yè)同事或老師基本達(dá)成一致）同樣是“不確定”的，對(duì)于每個(gè)新人來(lái)說(shuō)，需要在長(zhǎng)期的專利撰寫工作中進(jìn)行學(xué)習(xí)和積累才能很好的解答；此時(shí)，更重要問(wèn)題是：

有沒(méi)有一種確定的學(xué)習(xí)思路，可以幫助我們更“確定”的度過(guò)前期的工作和學(xué)習(xí)呢？

當(dāng)然是有的，這也是本文所要真正表達(dá)的內(nèi)容——建立以《專利法》法條為中心的思維，這主要由于以下兩點(diǎn)：

一、為什么需要中心？

作為專利新人的角度來(lái)看，目前的學(xué)習(xí)方法是結(jié)合案例進(jìn)行學(xué)習(xí)、撰寫并在經(jīng)驗(yàn)豐富的老師指導(dǎo)下修正錯(cuò)誤，在不斷的修改、再學(xué)習(xí)和再撰寫中完成一個(gè)個(gè)撰寫工作和學(xué)習(xí)的輪回，但是在實(shí)際的工作中接觸到的問(wèn)題和學(xué)習(xí)的內(nèi)容往往針對(duì)具體問(wèn)題來(lái)學(xué)習(xí)的，而非直接可以領(lǐng)會(huì)《專利法》的思路和細(xì)節(jié)，是一個(gè)“以表及里”的過(guò)程：

以筆者為例，出現(xiàn)的問(wèn)題有：

1.實(shí)施例的設(shè)置，并沒(méi)有充分支持權(quán)利要求書要求保護(hù)范圍；

2.一個(gè)權(quán)利要求中包含了兩個(gè)句號(hào)；

3.從屬權(quán)利要求的主題與所引用的獨(dú)立權(quán)利要求不一致；

4.獨(dú)立權(quán)利要求中還記載了很多非必要技術(shù)特征.......

可見，以上1和3問(wèn)題或許可能在犯錯(cuò)1-2次內(nèi)即可得到完全修正；而問(wèn)題2和4則需要一段時(shí)間的學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)的積累才會(huì)有所改善，比如其中提到的“必要技術(shù)特征”在細(xì)則20.2中被提到，具體為：

獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征。

而在《專利審查指南》2021修改版中98頁(yè)對(duì)必要技術(shù)特征進(jìn)行了解釋：必要技術(shù)特征是指，發(fā)明或者實(shí)用新型為解決其技術(shù)問(wèn)題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案。

可見，當(dāng)我們要真正的寫出一個(gè)記載必要技術(shù)特征的權(quán)利要求時(shí)，需要對(duì)“技術(shù)問(wèn)題”、“必不可少”、“技術(shù)特征”和“總和足以構(gòu)成...技術(shù)方案”和“區(qū)別”有一定的理解。

又如上述的“技術(shù)問(wèn)題”，又是根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)而定的，在需要對(duì)比的現(xiàn)有技術(shù)發(fā)生變化的情況下，技術(shù)問(wèn)題也會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的變化。

可見，僅僅是對(duì)于“必要技術(shù)特征”這一個(gè)簡(jiǎn)單詞語(yǔ)的理解，在不同情況下是富于變化的，在專利撰寫學(xué)習(xí)初期，無(wú)論認(rèn)定的對(duì)與錯(cuò)，我們必然會(huì)在不同案件的撰寫過(guò)程積累大量的如“必要技術(shù)特征”的撰寫學(xué)習(xí)素材，所謂素材，即未加梳理總結(jié)的工作經(jīng)驗(yàn)（表，現(xiàn)象），而素材的累計(jì)必然需要進(jìn)行梳理和總結(jié)，化為我們本身的工作能力。此時(shí)，我們便需要一個(gè)中心（里，本質(zhì)）幫助我們進(jìn)行梳理。

二、中心有什么好處？

中心，即與四周距離相等的位置，從專利的角度來(lái)看，這可以保持我們對(duì)“極端”的理解，避免進(jìn)入“極端”；而在思考問(wèn)題時(shí)，作為新人往往會(huì)因?yàn)獒槍?duì)性的學(xué)習(xí)和接觸內(nèi)容限入“極端”，在此筆者分別簡(jiǎn)單例舉了一種導(dǎo)致“極端”的主觀因素和客觀因素：

主觀因素：在工作初期，往往在撰寫過(guò)程中對(duì)于上述“不確定”的內(nèi)容感到不理解，以“必要技術(shù)特征”為例，新人在無(wú)法良好站位“申請(qǐng)日前、本領(lǐng)域技術(shù)人員和所要解決的技術(shù)問(wèn)題出發(fā)”（即前提條件不明確的情況下），經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)“學(xué)習(xí)了相關(guān)內(nèi)容但仍然沒(méi)取得良好效果，理解必要技術(shù)特征，進(jìn)而認(rèn)為是學(xué)習(xí)內(nèi)容不足需要繼續(xù)學(xué)習(xí)”的“極端”；

客觀因素：發(fā)明專利的撰寫工作中必然會(huì)受到審查員反饋的影響，即作為新人在閱讀審查意見通知書或?qū)彶橐庖娡ㄖ獣M(jìn)行答復(fù)時(shí)會(huì)影響撰寫策略和習(xí)慣的養(yǎng)成，而目前超過(guò)90%的審查意見通知書中記載的都是創(chuàng)造性問(wèn)題，難免會(huì)對(duì)專利新人限入“過(guò)分注重創(chuàng)造性”的“極端”產(chǎn)生很大的推動(dòng)作用，影響代理人對(duì)于專利撰寫的基礎(chǔ)-技術(shù)方案（技術(shù)問(wèn)題/技術(shù)手段）、其潛在的發(fā)明點(diǎn)以及如何撰寫便于審查員充分認(rèn)識(shí)和理解技術(shù)方案等重要內(nèi)容的重視程度。

因此，明確中心可以幫助專利新人以更大的視野認(rèn)識(shí)專利撰寫——即使是十分重要的發(fā)明的“創(chuàng)造性”，也僅在《專利法》被提及了一次，仍有大量?jī)?nèi)容等待我們圍繞這個(gè)中心去學(xué)習(xí)。

綜上所述，在明確了“建立以《專利法》法條為中心的思維”的重要性的情況下，筆者在此簡(jiǎn)單分享一下曾經(jīng)幫助我許多的一個(gè)學(xué)習(xí)思路：

1.梳理技術(shù)方案，涉及的法條為：A2.3，基于該法條，需要拆解并明確該法條中提及的如“要解決的技術(shù)問(wèn)題”、“技術(shù)手段的集合”以及“技術(shù)特征”等內(nèi)容的定義，為后續(xù)的法條理解打好基礎(chǔ)；

2.駁回或授權(quán)的判斷，涉及的法條為：A38、A39等，基于這些法條，可以明確駁回是需要駁回理由的，即授權(quán)是未發(fā)現(xiàn)駁回理由的情況下進(jìn)行的，需要進(jìn)一步關(guān)注有關(guān)駁回理由的內(nèi)容；

3.核實(shí)駁回理由，涉及的法條（發(fā)明專利）為：A35，基于此法條，我們可以發(fā)現(xiàn)，發(fā)明專利申請(qǐng)經(jīng)實(shí)質(zhì)審查應(yīng)當(dāng)予以駁回的情形是指：(一)申請(qǐng)屬于專利法第五條、第二十五條規(guī)定的情形，或者依照專利法第九條規(guī)定不能取得專利權(quán)的；(二)申請(qǐng)不符合專利法第二條第二款、第二十條第一款、第二十二條、第二十六條第三款、第四款、第五款、第三十一條第一款或者本細(xì)則第二十條第二款規(guī)定的；(三)申請(qǐng)的修改不符合專利法第三十三條規(guī)定，或者分案的申請(qǐng)不符合本細(xì)則第四十三條第一款的規(guī)定的；

此時(shí)，我們便可以進(jìn)一步明確在完整的《專利法》中，哪些內(nèi)容是在發(fā)明專利撰寫中需要明確的，提高學(xué)習(xí)的針對(duì)性。

4.設(shè)計(jì)說(shuō)明書及權(quán)利要求書等內(nèi)容，從專利撰寫角度落實(shí)上述需要在發(fā)明專利撰寫中明確的內(nèi)容。

基于上述學(xué)習(xí)思路，我們可以有目的的在《專利法》的基礎(chǔ)上梳理經(jīng)驗(yàn)、學(xué)習(xí)內(nèi)容、針對(duì)性的閱讀《審查指南》并避免限入夸大專利中部分要素的“極端”。

希望本文可以幫助同為新人或正在學(xué)習(xí)專利撰寫的大家！